L’interpretazione delle rivendicazioni nei giudizi UPC

Due recenti pronunce rese rispettivamente dalle divisioni locali di Düsseldorf e di Monaco hanno affrontato il tema della “claim construction”, delineando i criteri da seguire nell’interpretazione delle rivendicazioni per definire l’ambito di protezione di un brevetto (procedimenti e UPC_CFI_452/2023 e UPC_CFI_292/2023).

Al riguardo, la divisone locale di Düsseldorf si è espressa in merito alla rilevanza che possono assumere le dichiarazioni rese dalle parti nell’ambito della procedura di concessione del brevetto al fine di interpretarne le rivendicazioni e determinarne dunque la portata, ritenendo che, in linea di principio, esse non hanno alcun rilievo.

Infatti, secondo la Corte, da una lettura dell’articolo 24(1)(c) UPCA in combinato disposto con l’articolo 69 CBE, deriva che ai fini dell’interpretazione delle rivendicazioni brevettuali debbano essere presi in considerazione esclusivamente la descrizione e i disegni che lo accompagnano. Le semplici dichiarazioni rese da una delle parti durante la procedura di concessione sono pertanto irrilevanti al fine di determinare l’ambito di protezione del titolo; tuttalpiù, secondo la Corte, esse potrebbero avere un valore indicativo in merito a come l’esperto del ramo può intendere la caratteristica in questione.

A distanza di qualche giorno, anche la divisione locale di Monaco si è espressa in materia di “claim construction”, affermando che la formulazione originaria delle rivendicazioni del brevetto, unitamente alle modifiche a questa apportate durante la procedura di concessione, può costituire un valido ausilio interpretativo delle rivendicazioni del brevetto così come concesso.

Nella medesima pronuncia, la Corte ha altresì delineato un importante principio in materia di protective letters, in virtù del quale se ad essere soccombente è la parte che ha instaurato il giudizio, questa è tenuta a rimborsare alla controparte anche i costi sostenuti per il deposito della protective letter, che devono essere dunque ricompresi tra le spese processuali. Infatti, secondo la divisione locale di Monaco, le protective letters divengono parte integrante del procedimento non appena vengono trasmesse al giudice o al Collegio ai sensi dell’articolo 207.8 delle Rules of Procedures. Per un approfondimento sull’istituto delle protective letters, trovate un nostro contributo qui.

La decisione resa dalla divisione locale di Monaco è stata impugnata e attualmente il giudizio pende avanti la Corte di appello (procedimento CoA_1/2024). Sarà interessante vedere se i principi delineati in primo grado saranno condivisi da quest’ultima.