Le protective letters nel sistema UPC: di che cosa si tratta?

Tra le novità di maggior rilievo introdotte nel nostro ordinamento dal nuovo sistema UPC v’è senz’altro quella delle cd protective letters o lettere di protezione.

Si tratta di uno strumento di difesa preventiva, che consente ad un soggetto che ritiene attuale il rischio di essere sottoposto ad un procedimento cautelare di ridurre il rischio che vengano disposte misure cautelari nei suoi confronti senza aver sentito prima le sue ragioni. In altri termini, il soggetto che teme di essere accusato di contraffazione ha la facoltà di esporre preventivamente i motivi per i quali una eventuale domanda di misura cautelare inaudita altera parte nei suoi confronti debba essere disattesa.

Tale strumento non è conosciuto nel nostro ordinamento, ma prima della sua introduzione con il sistema UPC era già ampiamente utilizzato in altri Paesi europei, ed in particolare in Germania.

Le lettere di protezione nel sistema UPC sono regolate dalle Rules of Procedure e in particolare dalla Rule 207 che ne detta una disciplina puntuale ed esaustiva. Le protective letters devono essere depositate presso la Cancelleria a fronte del pagamento di una fee, nella lingua del brevetto di cui il resistente è in tesi contraffattore, e hanno una durata di sei mesi rinnovabili. Esse devono individuare le parti e il brevetto o i brevetti interessati con le informazioni relativa a procedimenti precedenti o attualmente pendenti ad essi relativi.

La lettera deve poi includere un’indicazione dei fatti che ne giustificano il deposito, qualsiasi prova scritta disponibile e le argomentazioni in diritto, inclusi i motivi in virtù dei quali la domanda cautelare dovrà essere rigettata.

Il controllo del rispetto dei requisiti di cui sopra è rimesso alla Cancelleria, che ha il compito di procedere successivamente con l’iscrizione nel registro, di assegnare alla lettera un numero identificativo e di informare tutte le Divisioni. Nel caso in cui sia già stato depositato un ricorso, la Cancelleria informa immediatamente il Collegio o il singolo Giudice responsabile del procedimento.

Nel caso in cui, al contrario, entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera non venga promosso alcun procedimento relativo ai fatti e diritti ivi dedotti, la lettera viene cancellata dal registro, salvo che la parte che l’ha depositata non abbia richiesto un’estensione della sua efficacia per ulteriori sei mesi.

L’eventuale deposito di una protective letter è uno degli elementi che il giudice deve verificare a fronte di una richiesta di misura cautelare. In particolare, in presenza di una lettera di protezione, il giudice ha la facoltà di convocare le parti per un’udienza, a mente della Rule 209 (2.d).

Al riguardo, significativo è stato l’approccio della Divisione Locale di Düsseldorf, la quale - nel procedimento myStromer AG contro Revolt Zycling AG - ha reso una delle prime decisioni inaudita altera parte, pur in presenza di una protective letter. Infatti, nel caso di specie, Revolt Zycling aveva precedentemente depositato una lettera di protezione, che tuttavia non ha impedito al Tribunale di procedere inaudita altera parte, sia per l’urgenza dell’azione sia e forse soprattutto perché il resistente nella lettera non aveva messo in discussione la validità del brevetto azionato.

Gli argomenti che si espongono nella lettera a difesa delle proprie ragioni sono dunque particolarmente rilevanti, al punto che il soggetto che intende avvalersi di tale strumento dovrebbe valutarne attentamente la ragionevolezza e la forza. Una lettera di protezione che presenta argomenti deboli o male illustrati rischia infatti di divenire uno strumento inutile o addirittura controproducente.