UPC: la prima decisione di merito della Divisione Locale di Milano

Lo scorso 4 novembre la Divisione Locale di Milano dell'UPC ha emesso la sua prima decisione di merito. La pronuncia è giunta all'esito di un giudizio per contraffazione instaurato a luglio 2023 da una società tedesca operante nell'industria tessile nei confronti di una concorrente indiana.

Le questioni cui la Corte ha riservato particolare attenzione sono numerose.

La prima concerne l'ammissibilità e fondatezza di un'istanza presentata dalla convenuta ai sensi della Rule 295(m) RoP, a mente della quale è facoltà della Corte sospendere il procedimento in ossequio al principio della corretta amministrazione della giustizia. Secondo la convenuta, a rendere opportuna la sospensione sarebbe stata la pendenza di una parallela vertenza instaurata dall'attrice sempre innanzi alla Divisione locale di Milano nei confronti di una diversa convenuta, nell'ambito della quale era stata formulata una domanda riconvenzionale di nullità del titolo.

Sul punto, pur ritenendo ammissibile l'istanza ancorché proposta soltanto durante l'oral hearing, la Corte l'ha rigettata. Ciò, sul presupposto che la convenuta non aveva contestato in giudizio la validità del titolo e l'interferenza con esso dei propri prodotti, bensì aveva concentrato le difese sull'insussistenza delle condotte lamentate nei territori coperti dalla tutela brevettuale. Né la stessa era intervenuta nel parallelo giudizio per sostenere la domanda di nullità da altri presentata.

Quanto al merito della controversia, avendo accertato l'offerta al pubblico dei macchinari oggetto del giudizio e rilevato la mancata contestazione da parte della convenuta tanto della validità del titolo quanto dell'interferenza con esso dei propri prodotti, la Corte ha concluso per la sussistenza dell'illecito in virtù del principio di non contestazione cristallizzato nella Rule 171(2) RoP.

Venendo alle ulteriori pronunce richieste dall'attrice, la Corte ha chiarito che l'ordine di ingiunzione permanente disciplinato dall'Art. 63(1) UPCA non segue automaticamente all'accertamento della contraffazione, ma ha natura discrezionale e presuppone il rischio del compimento o reiterazione delle condotte lesive.

In particolare, quanto alle condotte già attuate e accertate in giudizio, non spetta all'attore dimostrare il rischio della loro ripetizione, bensì al convenuto eliminare la relativa presunzione. A questo proposito, secondo la Corte non è nemmeno sufficiente l'impegno della convenuta - manifestato nel corso del giudizio - di non ripetere le condotte in futuro, dovendo invece prevalere l'interesse dell'attrice a ottenere un provvedimento interdittivo che offra maggiori garanzie circa il suo rispetto.

Quanto invece alle condotte non accertate ma che secondo la prospettazione attorea potrebbero essere poste in essere in futuro, spetta all'attore offrire elementi, quali l'univocità degli atti preparatori, che consentano di ritenere probabile il rischio di commissione dell'illecito.

In applicazione dei predetti principi, i Giudici hanno concesso l'inibitoria richiesta, estendendola anche a future condotte di commercializzazione il cui rischio è stato ritenuto concreto.

La Corte si è poi soffermata sui presupposti della previsione di una penale, rimedio di natura sanzionatoria e deterrente previsto dall'Art. 63(2) UPCA a presidio dell'inibitoria. In particolare, secondo quanto chiarito, l'ammontare della penale deve essere determinato tenuto conto del principio di proporzionalità, valutando in particolare la natura della violazione accertata, il valore dei prodotti in contraffazione e le royalties applicate nel settore di riferimento per una licenza.

Quanto al danno, la cui precisa determinazione è rimessa a un separato procedimento ove potrà all'occorrenza anche trovare spazio un ordine di esibizione delle scritture contabili, la Corte ha accolto la richiesta di una provvisionale (c.d. interim award of damages) a favore dell'attrice. Ciò, limitatamente ai danni reputazionali sofferti, ritenuti risarcibili ai sensi dell'Art. 68 UPCA e liquidati, tenuto conto dell'importanza della fiera durante la quale i prodotti contraffatti erano stati pubblicizzati, in complessivi € 15.000.

Da ultimo, chiamata a pronunciarsi sui criteri di ripartizione delle spese di lite, la Corte non si è limitata a considerare la soccombenza della convenuta. Non è infatti trascurabile, ad opinione dei Giudici, che nel corso della written procedure la convenuta avesse manifestato la propria disponibilità a transigere la controversia e fosse stata, anzi, l'attrice ad aver via via inasprito la propria posizione nel corso delle trattative, rendendo così difficile una composizione bonaria. Pertanto, il Tribunale ha parzialmente compensato le spese di lite, condannando la convenuta a rifonderne all'attrice l'80%.