Berechnung des Verletzergewinns im Rahmen von Schadensersatzansprüchen gegen Patentverletzer

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in einem kürzlich ergangenen Urteil (Urt. v. 14. November 2023, Az. X ZR 30/21) erneut mit Fragen zur Berechnung des Verletzergewinns im Rahmen von Schadensersatzansprüchen gegen Patentverletzer befasst. Der BGH hat entschieden, dass Gewinne aus Leasingverträgen und bestimmten Zusatzgeschäften als Schadenspositionen zulässigerweise in die Berechnung des Verletzergewinns des Rechtsinhabers eingestellt werden können. Insbesondere gelte dies auch für solche Gewinne, die erst nach Erlöschen eines Patents zu einem (zusätzlichen) Schaden geführt haben.

Hintergrund

In dem zugrundeliegenden Sachverhalt ging es um die Verletzung eines europäischen Patents für Polsterumarbeitungsmaschinen, wobei die Beklagte solche Maschinen, unter anderem im Wege des Leasings, sowie das zur Verwendung dieser Maschinen erforderliche Papier vertrieb. Das Landgericht hat der Klage bezüglich zwei der vier von der Beklagten vertriebenen Maschinentypen stattgegeben und die Beklagte zu Auskunft und Rechnungslegung hinsichtlich des Abschlusses der Leasingverträge und der Lieferungen der Verbrauchsmaterialien verurteilt. Das Berufungsgericht bestätigte den erstinstanzlich zugesprochenen Anspruch. Dieser sei auch nicht auf Umsatzgeschäfte vor Ablauf der Laufzeit des Klagepatents beschränkt, sofern – wie auch im vorliegenden Fall – der Vertrieb während des Geltungszeitraums des Klagepatents kausal für nachfolgende Geschäfte sei und die Möglichkeit bestehe, dass diese Geschäfte tatsächlich in die Berechnung des Verletzergewinns einfließen könnten.

Die Entscheidung des BGH

Nach Ansicht des BGH kann der Schadensersatzanspruch des Patentinhabers in der Tat auch Gewinne erfassen, die der Verletzer durch den Abschluss von Leasingverträgen über patentverletzende Maschinen sowie mit den Lieferungen von Verbrauchsmaterial erzielt hat.

Für die Leasingverträge ergebe sich dies aus § 9 Nr. 1 PatG. Die Lieferungen von Verbrauchsmaterial seien demgegenüber als Zusatzgeschäfte zwar keine Benutzungshandlungen im Sinne der §§ 9, 10 PatG. Gleichwohl seien sie aber vom Anspruch erfasst. Dies folge aus dem Grundsatz, dass für die Berechnung alle Gewinne zu berücksichtigen seien, die mit der Patentverletzung in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. Die Funktion des Anspruchs auf Gewinnherausgabe liege in der Abschöpfung von Vermögensvorteilen, die der Verletzer aufgrund einer Marktchance erzielt hat, die ihm nur bei Verletzung des Schutzrechts zugänglich war. Auf dieser Basis erscheine es unbillig, dem Verletzer einen Gewinn zu belassen, der auf einer unbefugten Nutzung beruht. Der Vermögensnachteil, den der Rechtsinhaber durch den Verlust der Marktchance erfahren hat, müsse daher vollumfänglich ausgeglichen werden. Demnach umfasse der Verletzergewinn nicht nur Vermögensvorteile, die im Vertrieb mit den patentverletzenden Gegenständen erlangt wurden, sondern auch Folgegewinne aus Zusatzgeschäften. Der erforderliche hinreichende Zusammenhang liege vor, wenn die zusätzliche Leistung ohne das Inverkehrbringen des patentverletzenden Gegenstands nicht hätte erbracht werden können.

Der Schadensersatzanspruch kann sich nach Ansicht des BGH darüber hinaus auch auf solche Gewinne beziehen, die erst nach dem Ablauf des Patentschutzes angefallen sind. Zwar beziehe sich die Schadensersatzpflicht im Einklang mit der begrenzten Geltungsdauer des Patents grundsätzlich auf Verletzungshandlungen vor Erlöschen des Patents. Der Verletzer hafte eben zeitlich nicht unbegrenzt, sondern lediglich innerhalb der Laufzeit des Patents. Dies schließe es jedoch nicht aus, auch solche Nutzungshandlungen miteinzubeziehen, die während der Laufzeit erfolgen, aber erst nach dem Erlöschen des Patents zu einem Schaden führen. Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns solle sämtliche Gewinne erfassen, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen stehen. In diesem Zusammenhang sei es unerheblich, dass dem Rechtsinhaber nach Erlöschen des Patents kein Verbietungsrecht mehr zusteht, da der Gewinn das Ergebnis einer während der Schutzdauer erfolgten rechtswidrigen Handlung sei. Maßgeblich und ausreichend sei allein, dass der Gewinn durch die Patentverletzung ermöglicht wurde.

Dabei hebt der BGH hervor, dass der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung hinsichtlich der Zusatzgeschäfte bereits dann gegeben sei, wenn allein die Möglichkeit besteht, dass die Gewinne aus Zusatzgeschäften in die Berechnung des Verletzergewinns einfließen. Dies treffe auf Geschäfte zu, die es aufgrund ihres Inhalts, der Umstände oder sonstiger Anhaltspunkte als nicht fernliegend erscheinen lassen, in einem Ursachenzusammenhang mit einer rechtswidrigen Benutzungshandlung zu stehen. Dies war im vorliegenden Sachverhalt nach Ansicht des BGH deshalb der Fall, weil die Beklagte ohne den Vertrieb der Maschinen auch das Verbrauchsmaterial nicht im selben Umfang hätte vertreiben können.

Fazit

Der BGH hat mit seinem Urteil klargestellt, dass der Verletzergewinn insbesondere auch Gewinne aus Zusatzgeschäften umfassen kann, die erst nach dem Erlöschen des Patents zu einem Schaden geführt haben. Es erscheint in der Tat unbillig, entsprechend kausal auf die Patentverletzung rückführbare Vorteile nicht vollumfänglich abzuschöpfen, auch wenn diese tatsächlich erst nach Ablauf des Patentschutzes vom Verletzer erzielt werden. Klagende Patentinhaber dürften nunmehr gut darin beraten sein, die Ausrichtung ihrer Klageanträge auf den erweiterten Schadensersatzanspruch zu erwägen und etwaige Zusatzgeschäfte wie Ersatzteile, Wartungsverträge oder Verbrauchsmaterialien in Bezug auf die Auskunftsanträge in den Blick zu nehmen.

Ob der vom BGH geforderte Kausalzusammenhang in jeweils unterschiedlichen, in der Praxis denkbaren Konstellationen aber auch tatsächlich vorliegt, ist eine Frage des Einzelfalls und die künftige Entscheidungspraxis wird zeigen, wo hier die Grenzen zu ziehen sind. So ist beispielsweise denkbar, dass der erforderliche Kausalzusammenhang bei einer möglichen Änderung zu einer patentfreien Ausführungsform durch den Verletzer (Workaround) unterbrochen wird, sodass etwaige daran anknüpfende Zusatzgeschäfte keine Schadensersatzpflicht mehr begründen würden. Dies dürfte dazu führen, dass die Frage möglicher Umgehungslösungen und deren frühzeitige Umsetzung praktisch relevanter wird.